Segundo estatística publicada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), elaborada pela Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON), somete no período de janeiro a abril de 2018 foram depositados 63.481 novos pedidos de registro de marca no Brasil (fonte: clique aqui). Nesse contexto, buscando evitar percalços ao longo do processamento do pedido de registro, é recorrente o questionamento de gestores e empresários sobre a possiblidade de uma marca posicionada em classe distinta servir como base para uma eventual oposição e, com isso, impedir ou restringir o registro da nova marca. A resposta a essa pergunta deve ser acompanhada de algumas ponderações.
O princípio da especialidade determina que a exclusividade das marcas registradas está restrita ao seguimento de mercado onde são comercializados os produtos ou serviços individualizados por aqueles sinais, salvo exceções previstas em lei. Como consequência prática dessa premissa, criou-se uma classificação internacional que seguimenta as atividades econômicas em diferentes classes numeradas de 1 a 45, denominada Classificação Nice, instituída na conferência diplomática de Nice em 1957, adotada pelo Brasil somente em 3/1/2000.
Acompanhada de outros critérios, a especialidade serve de baliza para o crucial estudo prévio de viabilidade do pedido de registro de marca, uma vez que permite medir suas chances de concessão, o risco de oposições ao longo do processo e a possibilidade de êxito em uma disputa estabelecida, além de auxiliar julgadores na solução de conflitos entre dois ou mais sinais. Entretanto, releva destacar que, apesar de ser fundamental, o mencionado princípio não deve ser aplicado isoladamente e muito menos interpretado de forma literal quando se analisa a possibilidade de confusão entre duas marcas semelhantes ou idênticas.
Não é raro ouvir que "se os sinais estão registrados em classes diferentes, ainda que sejam iguais ou semelhantes, não há risco de colidência", isso não é verdade. A aferição do risco de confusão entre dois ou mais signos marcários deve levar em conta diversos fatores igualmente importantes.
Com exemplo prático, podemos citar a recente decisão proferida pela divisão de oposições do Instituto de Propriedade Intelectual Europeu (EUIPO), proferida em 8/5/18 no julgamento da oposição B 2 664 913. A disputa envolveu a marca nominativa "Wolverine", da Yamaha, registrada na classe 12, que designa veículos, aparelhos para locomoção por terra, ar ou água, contra a marca "Wolverine", da Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, também nominativa, porém depositada nas classes 7, 12 e 13, que se referem a Máquinas e ferramentas mecânicas; veículos e aparelhos para locomoção; Armas de fogo, munições e projéteis, respectivamente.
Em uma análise superficial e pautada unicamente no princípio da especialidade, se diria que a Yahama não teria êxito em se opor aos produtos descritos nas classes 7 e 13, já que o registro em que se baseia a oposição pertence à classe 12. Contudo, a Yamaha desafiou as três classes reivindicadas pelo pedido da Krauss-Maffei e obteve julgamento de parcial procedência para reduzir, de forma significativa, o escopo de proteção da marca oposta, impedindo a Krauss de utilizar o sinal na classe 12 e vetando produtos previstos na classe 13 – onde a marca oponente não está registrada-, como tanques militares, carros de construção, suas respectivas peças e acessórios. Fundamentou a Corte que, além dos sinais serem idênticos, no caso concreto, os produtos reivindicados pela Krauss, embora descritos na classe 13, teriam características similares àqueles descritos na classe 12, como a capacidade de se mover em terrenos acidentados e condições adversas, e de se posicionar no campo de batalha em posição vantajosa. Também pontuou que, por possuírem naturezas semelhantes (ambos são veículos automotivos de grande porte), seus produtores, canais de distribuição e consumidores finais poderiam coincidir, o que tornaria considerável o risco de confusão do público consumidor em relação à origem daqueles produtos.
Veja que, ao proferir a mencionada decisão, o órgão julgador se baseou na apreciação global de diferentes fatores, dentre eles, a natureza e a finalidade dos produtos, os canais de venda e distribuição, os produtores, a similaridade ente os sinais em cotejo, os elementos dominantes dos sinais em conflito e a análise do público relevante (destinatário final). Importante lembrar que o entendimento esposado pelo EUIPO é aplicado por todos os países que são parte no acordo de Madri, ou seja, 97 países, os quais representam 80% do comércio mundial.
Nota-se, portanto, que a análise do risco de colidência entre duas marcas deve ser feita caso a caso e com base em diferentes critérios, o que acena para a importância do rigor técnico a ser empregado no momento no estudo prévio de viabilidade do pedido de registro, sob pena de o depositante ver frustrado o investimento destinado à proteção do sinal e ainda se deparar com um oneroso processo de oposição ou mesmo uma ação indenizatória por uso indevido de marca registrada.
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*Elisa Junqueira Figueiredo é sócia diretora no escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados.
*Renan Freitas Lopes é advogado no escritório Fernandes, Figueiredo, Françoso e Petros Advogados.