Numa decisão publicada dia 22 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter intacto seu entendimento de 1966, de que quando uma patente expira, o direito do titular receber royalties morre com ela (Kimble et Al. V. Marvel Entertainment, LLC). O autor da ação pretendia flexibilizar o entendimento anterior, de que a proibição não estava sujeita a uma análise de razoabilidade caso a caso, mas a maioria da Corte ficou com a proibição absoluta. Acabou a patente, acabam os royalties, e se o titular da patente é um pobre coitado que negociou mal, vai continuar um pobre coitado mesmo.
Eles que são americanos, eles que se entendam, alguém dirá. Mas essa vontade de continuar cobrando aluguel mesmo se o prédio pegou fogo é coisa que acontece aqui no Brasil também, e acontece em proporções apocalípticas. Em 2013, por ocasião de um pleito judicial em Mato Grosso, a cobrança de royalties por uma patente extinta foi objeto de acordo nos autos: quando encerrada, a causa tinha possivelmente o maior valor de todas as ações de patente do mundo, Apple v. Samsung inclusa.
E, no Brasil, é de se entender que a solução jurídica para esse problema não seria exatemente a mesma. Com efeito, na dissertação de nosso primeiro mestrado em direito, de 1982, sob a orientação do Prof. Fabio Konder Comparato1, assim dissemos:
O perecimento do direito, cujo uso é objeto do contrato, torna inexigível o pagamento de "royalties" subsequentes e tira o amparo legal de qualquer restrição à atividade econômica dos concorrentes. Tal pressuposto jurídico seria suficiente para configurar a ilicitude de uma disposição que prevesse a continuação das obrigações para além do prazo de validade do direito de propriedade industrial.
Mas, como em especial no caso de patentes, a transitoriedade do direito exclusivo é essencial á finalidade de sua constituição, ter-se-ia, na disposição em análise, um exemplo claro de abuso do privilégio, em franca oposição ao disposto no art. 2º da lei 5.648/72. Não poderia o INPI, mesmo sem as disposições expressas do CPI, averbar ou consentir em licenças prevendo a prorrogação da obrigação além do direito, que é seu objeto material.
Deve-se distinguir, no entanto, o pagamento, como extinção de uma obrigação, da geração desta mesma obrigação. Calculado o "royalty" sobre a produção, a venda, ou o lucro, pode ocorrer que o pagamento se dê licitamente após a expiração do privilégio ou registro, se referir-se a fato anterior a tal extinção. Fabricou-se produto protegido por privilégio em vigor, sob licença de seu titular; o uso do privilégio deu-se na fabricação e os "royalties" são devidos ainda que, após o fato, haja expirado o direito exclusivo. O mesmo ocorre nos sistemas que, contrariamente ao brasileiro, admitirem o pagamento de licenças de "know how" por "lump sum".
Mais recentemente, em nosso Tratado, vol. I Cap. V, assim dissemos, agora já discutindo a aplicação das regras de defesa da concorrência em face de direitos de propriedade intelectual – que são por definição normas de caráter concorrencial2:
[ 8 ] § 5. 2. - Cláusulas restritivas na legislação brasileira (...)
Como visto, o estilo TRIPs de análise das cláusulas restritivas é o de precisar o conteúdo e os propósitos dos direitos de propriedade intelectual (inclusive os direitos não reais sobre o know how, neste caso incluído na noção), e daí mensurar o seu uso abusivo, sob a ótica da tutela da concorrência no mercado relevante. Levando-se em conta a análise americana sobre a existência de um mercado final dos produtos e serviços, e outro mercado instrumental de tecnologia ou bens intangíveis (além do terceiro mercado, de desenvolvimento), em cada um destes mercados pode-se deduzir o impacto concorrencial que justifique a rejeição à cláusula ou prática em questão.
À luz dos dispositivos constitucionais aplicáveis, existe um interesse público em que a concorrência efetiva ou potencial nestes mercados seja incentivada. Ou seja, de que cada licença ou contrato de know how propicie a obtenção, manutenção ou expansão de níveis legalmente aceitáveis de concorrência efetiva e potencial tanto no mercado final como no instrumental. Não só que se aumente a produção de bens e serviços, como também se visa que os mesmos efeitos se façam sentir quanto à disponibilidade de tecnologia, através de absorção e geração própria derivada. (...)
Mas lembre-se: a noção de abuso, por definição, é qualitativa. Não há abuso em tese. Abusa-se de poderes administrativos, ou de poderes de uma patente, ou da situação naturalmente favorecida de quem dispõe de know how, numa situação concreta. Só nos limites desta concretude que se desenha o abuso. Em particular, tal ocorre no caso de um desvio de finalidade, quando, em princípio, o abutente segue à letra o receituário de seus poderes, mas com fins divergentes daqueles que justificam os mesmos poderes.
Ora, ainda que se considerando que os direitos de propriedade intelectual nasçam de uma restrição da concorrência, já se viu longamente que eles se constroem através de um balanceamento de interesses múltiplos e complexos. Estes interesses não se resumem à teia concorrencial. Assim, só há abuso quando, num caso concreto, se apure um desbalanceamento destes interesses, de maneira a exceder os poderes, ou exercê-los contra seus fins.
Veja-se, desta feita, que o modelo TRIPs aponta não só para um episódio de apuração de razoabilidade: antes de aplicar o art. 54 da lei antitruste, vai-se analisar o abuso no âmbito da propriedade intelectual, com suas finalidades e poderes próprios. Só depois de apurado o abuso, prossegue-se com a busca do balanceamento da lesão concorrencial. Duas etapas sucessivas, desta feita, e em cada uma delas se avalia a razoabilidade da prática ou da cláusula.
Assim, primeiro há que se conferir se há abuso de direitos, para depois se chegar ao abuso de poder econômico. Passemos, agora, e enfocar no problema das patentes:
[ 8 ] § 5.2. (A) Licenças de patente (...)
Em geral, não seriam abusivas as disposições que, à luz do conteúdo das patentes descrito no art. 43 do CPI/96, poderiam ser restritas a terceiros pelo titular. Seriam abusivas, de outro lado, as imposições que, utilizando-se do poder de negação da patente, impusessem ao licenciado ações ou omissões além do escopo do direito. Por exemplo, a imposição de que o licenciado de uma patente de motores de automóvel só adquirisse uma marca de clipes.
Ou a famosa cláusula grant-back (traduzida usual mas erroneamente por retrocessão), pela qual todos os aperfeiçoamentos que faça o licenciado no objeto pertencem ao licenciador. Tal disposição é vedada no art. 63 do CPI/96, ao dizer que "o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento". Igualmente TRIPs aponta como recusável a cláusula "de retrocessão exclusiva, ou sejam, as que obrigam ao licenciado transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia licenciada". Lógico que os dois preceitos, do CPI e de TRIPS têm conteúdo diverso, ainda que não necessariamente incompatível. Mas sempre é possível estabelecer uma obrigação de oferta, e até mesmo prelação, desde que sempre remunerada.
Mas o abuso (como vimos ao tratar de patentes) não se resume ao excesso de poderes. Existe abuso quando se nota também um desvio de finalidade. Assim, a licença da patente não pode ser utilizado para implementar fins diversos das funções do sistema de patente – por exemplo, para impedir o desenvolvimento tecnológico.
Até ai iríamos, no tocante ao abuso de patentes. Vejamos, agora, o que se poderia fazer no âmbito da análise da regra da razão concorrencial.
Para concluir, como o fizemos em 1982, pela ilegalidade – perante o direito antitruste – da cobrança de royalties após a expiração da patente (com as exceções já mencionadas), nos valemos extensamente do aporte do direito de defesa da concorrência americano (mas não só3).
Naquela oportunidade, citamos:
Qualquer tentativa de restrição ou prolongamento pelo titular de patente, ou qualquer pessoa em seu lugar, do monopólio da patente, após o fim desta, seja qual for o meio legal empregado, vai em contrário à política e às finalidades das leis de patentes. (Scott Paper Co. v. Marcalus Mfg. Co. Suprema Corte, 326, U.S. 249 (1945).
A exigência de "royalties" por patentes expiradas 'ilegal "per se", admitindo-se, porém, o parcelamento de uma "lump sum" mesmo após o termo do direito. (Brulotte v. Thys Co. Suprema Corte 1379, U.S. 29 (1964); Hulck Corp. V. Albany International Corpo; 193, U.S.P.Q., DOD (M.D. Ala, 1977).
Se, no caso de licença de patentes a múltiplas, o termo do contrato não exceder ao da última patente, e se o "pacote" não foi coagido, é válido o pagamento de “royalties” por todo o prazo contratual (Mc. Cullouger Tool Co. v. Well Surveys Inc, 326 F.2d15 (10th. Circ). Cert. Denied 393, U.S. 951 (1968).
No caso de coação para obter "royalties" por uma quantidade de patentes, das quais só algumas se necessita, assim prolongando o prazo de duração efetiva dos direitos exclusivos, há abuso de patentes (American Security Co. v. Shatter proof Glass Corpo. 268 F.2d 769 (3d. Cer) Cert. Denied 361 U.S. 962 (1959); Zenith Radio Corpo. V. Hazeltine Research Inc. 395 U.S. 100 (1969).
No caso de “pacote” de patentes, “know how” e marcas, desde que seja claramente demarcado o “royalty” devido por cada modalidade , pode-se continuar o pagamento após a expiração da última patente, na parcela que se referir ao “know how” de valor econômico subsistente. (Modrey v. American Gage at Machine Co. 339 Supp. 1.213 (S.D.N.Y. 1972).
Se não for possível distinguir entre "know how" e patente, não cabe "royalty" após o termo da patente (St. Rgis Paper v. Royal Industries, 552, F.2d 309 (9th Circ. 1977).
Para acompanhar as evoluções do Direito nesses trinta e dois anos, coube-nos analisar as discussões levadas a cabo desde 2007 no Departamento de Justiça Americano, exatamente sobre o tema em questão4.
As discussões se dirigiram diretamente sobre a questão dos royalties pós-patente, objeto de extensa análise5; embora a importante mudança de sentido ocorrida na sensibilidade das autoridades e do judiciário americano desde 1982 se reflita num enfoque, ainda que considerando idênticos fatores, mais leniente do que minha posição expressa em há trinta anos, a conclusão do estudo merece particular atenção6.
Assim é que, sempre apreciando as restrições impostas ao fim da vigência das patentes numa perspectiva da regra da razão (ou seja, contrabalançando os aspectos competitivos e anticompetitivos desse comportamento7) e não uma vedação absoluta, a conclusão do estudo em questão foi:
Claro que, com relação a qualquer dessas práticas, a proibição absoluta seria justificada se uma determinada prática é uma fraudulenta - se, por exemplo, é projetado para implementar um acordo de divisão de mercado entre os concorrentes".8
Numa hipótese em que as rés ocultaram e repassaram falsas informações sobre a vigência das patentes, sem que se permitisse aos agricultores tomar qualquer decisão ponderando os benefícios e desvantagens do pagamento, configura-se exatamente a hipótese, confirmada pelas autoridades americanas, em que há proibição absoluta de cobrar royalties depois de a patente ter sido extinta.
Em resumo, o que vimos afirmando é:
(1) Sendo os direitos de propriedade intelectual formas de controle da concorrência privada, seu exercício normal - ainda que afete a concorrência - não será ilícito;
(2) Levando em conta os parâmetros internacionais do acordo TRIPs, no caso de um contrato de licença de direitos de propriedade intelectual, para que se apure a ilicitude das disposições é primeiro preciso apurar um abuso de direitos para depois verificar se há um abuso de poder econômico.
(3) Se o fundamento do exercício normal de um direito exclusivo de propriedade intelectual é sua existência, uma vez que cesse sua vigência, a conformação do comportamento do antigo titular perde sua legitimação especial, e passa a ser avaliado segundo as normas genéricas do direito de defesa da concorrência.
(4) Mesmo se o pagamento de royalties se dá após a vigência do direito que lhe deu origem, não há o que se reparar se se trata da simples obrigação de pagamento de obrigação anterior, e lícita quando constituída.
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1 BARBOSA, Denis Borges, Know How e Poder Economico, Universidade Gama Filho, UGF, Brasil. Ano de Obtenção: 1982. Orientador: Fabio Konder Comparato. Encontrado em https://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/concorrencia/disserta.doc., p. 128.
2 Rp 1397 - Julgamento de 11/5/1988, DJ de 10/06/88, p. 14401 Ementário do STF - vol. -01505.01 pg. -00069. RTJ - vol. -00125.03 pg. -00969. EMENTA: - Bolsas e sacolas fornecidas à clientela por supermercados. O parágrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso.
3 Perceba-se que aporte ao direito comparado neste passo é justificado, já por não haver uma tratamento internacional unificado da matéria. Sobre a questão, vide nosso estudo The World Competition Agency as a necessary International Institution, encontrado em https://ssrn.com/abstract=436685. A utilização do parâmetro do direito americano, em particular é conveniente e oportuno, por refletir os parâmetros jurídicos que a Monsanto estaria acostumada em seu próprio quintal, assim tornando mais claro a sua consciência de ilicitude.
4 Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2007, encontrado em www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.pdf, visitado em 2/12/2012.
5 “Some have viewed a requirement that a licensee pay royalties beyond a patent's expiration as unreasonably extending the market power conferred by the patent. Panelists discussed whether such a requirement can actually extend a patent's market power. One panelist suggested that agreements that seek "royalties that run past the lifetime of a patent" may pose an antitrust problem because a patent licensor with market power may be using the agreement to extend royalty payments beyond the patent term and get the same royalty "for 50 years instead of 20." Over forty years ago, in Brulotte v. Thys Co.,) the U.S. Supreme Court condemned an agreement in which the licensor demanded royalties for practicing an invention beyond the life of its patents as per se patent misuse. Brulotte, however, did not involve an antitrust claim, and its holding reaches only agreements in which royalties actually accrue on post-expiration use. Thus, courts tend to apply the opinion narrowly. In addition, Brulotte has been strongly criticized on the ground that "post-expiration royalties merely amortize the price of using patented technology." According to Judge Posner, writing for the court in Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc., "[f]or a licensee . . . to go on paying royalties after the patent expires does not extend the duration of the patent . . . because . . . if the licensee agrees to continue paying royalties after the patent expires the royalty rate will be lower." Economists agree, contending that agreements that extend royalty payments beyond the patent term actually can "reduce the deadweight loss from a patent monopoly" because per-period royalties are low, and yet the licensor recoups the same present value rent from licensing the patent. This point was reiterated at the Hearings. It is generally better, one panelist asserted, to have a "long[,] small stream of royalties rather than a short[,] large stream" because the former collects the same intellectual property rent with the same incentives for innovation but with a lower deadweight loss. Another panelist suggested that collecting royalty payments beyond the patent's enforceable life is not an antitrust concern because a patentee is entitled to appropriate value from its intellectual property and a licensee will not pay a royalty that exceeds the value of that intellectual property. Because the purpose of patent protection is to provide incentives for innovation, measures that permit a patentee to capture more fully the value of its patent may lead to a more efficient level of innovation, this panelist opined.” Chapter 6 - Competitive Issues Regarding Practices That Extend The Market Power Conferred By A Patent Beyond Its Statutory Term, encontrado em https://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/chapter_6.htm, visitado em 3/12/2012. [Pés de página suprimidos]
6 Esta mudança foi descrita em nosso estudo de 2005 para a United Nations Conference for Trade and Deveopment (UNCTAD): “Richard Posner, em seu recentíssimo livro sobre a economia da Propriedade Intelectual, assinalando a progressiva mudança de atitude americana, desde os anos 80’, quanto à legislação e prática antimonopólio relativa aos direitos exclusivos de propriedade intelectual, assim diz: Most copyrights, trademarks, and trade secrets confer little in the way of monopoly power. 'The situation is less clear regarding patents (…), and so it is not surprising that courts in the early patent tie-in cases tended to confuse patent "monopolies" with monopolies that have economic consequences grave enough to warrant the invocation of antitrust prohibitions. This confusion led judges to suppose that there is an inherent tension between intellectual property law, because it confers "monopolies," and antitrust law, which is dedicated to overthrowing monopolies. That was a mistake. At one level it is a confusion of a property right with a monopoly. One does not say that the owner of a parcel of land has a monopoly because he has the right to exclude others from using the land. But a patent or a copyright is a monopoly in the same sense. It excludes other people from using some piece of intellectual property without consent. That in itself has no antitrust significance. Arnold Plant was mistaken to think that rights in physical property alleviate scarcity and rights in intellectual property create it (…). Information is a scarce good, just like land. Both are commodified, that is, made excludable property-in order to create incentives to alleviate their scarcity. Talk of patent and copyright "monopolies" is conventional; we have used this terminology ourselves in this book. The usage is harmless as long as it is understood to be different from how the same word is used in antitrust analysis" [William M. Landes e Richard A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Harvard University Press, 2003, p. 374.] A mudança de atitude no sistema americano a que se refere Posner é facilmente comprovada pelo tom altamente antissocial e pró-investidor das decisões reiteradas do Tribunal Federal especializado, criado em 1982 (Federal Circuit) e da posição expressa no Guia de Aplicação das Regras Antitruste à Propriedade Intelectual de 1995 [4 FTC, Justice Issue Guidance Regarding Antitrust Enforcement Over Intellectual Property, encontrado em https://www.ftc.gov/opa/1995/04/intellec.htm. O texto assim inicia: “The guides are based on the premise that intellectualproperty licensing generally benefits consumers by promoting innovation toward new and useful products and more efficient processes, and by enhancing competition”] Note-se, no entanto, que a visão expressa por Posner não é exclusivamente americana. Relatório de 1998 da OMC indica uma certa generalidade de tal postura" [Report (1998) of the Working Group on the interaction between trade and competition policy to the General Council, Wt/Wgtcp/2, 8 December 1998] BARBOSA, Denis Borges, A Criação De Um Ambiente Competitivo No Campo Da Propriedade Intelectual O Caso Sul Americano, https://www.iprsonline.org/unctadictsd/docs/Barbosa%20FINAL%20formatado.pdf
7 Este autor considerou estreitamente a posição de defesa da Monsanto quanto aos aspectos pro-competitivos da tecnologia de sementes transgênicas, tanto as que fazem parte deste processo, quanto as que possam a elas se suceder; vide o importante estudo do escritório Arnold & Potter (com quem, em matéria de mercado de capitais, relativa às suas funções de advogado público, o autor já teve ocasião de trabalhar em conjunto), patronos da Monsanto na questão então em curso no Ministério da Justiça americano, encontrado em https://www.justice.gov/atr/public/workshops/ag2010/comments/254997.pdf, visitado em 4/12/2012. Nossas considerações levam em conta, assim, a posição da Monsanto quanto ao caso, o que muito nos deu em objetividade e perspectiva crítica. Porém não há argumento pró-competitivo que remedie o fato de ocultar quais patentes estariam em vigor, e impor pagamento de royalties com base nesse ocultamento.
8 “Few antitrust cases involving the improper extension of patent rights have been brought in recent years. Panelists at the Hearings explained that this may be because few practices that could extend the market power conferred by a patent beyond the patent's expiration actually do so. Moreover, many restrictions that have the potential to extend the market power conferred by a valuable patent beyond its term can have demonstrable efficiencies. The Agencies have recognized, for example, that contracts that require exclusive dealing may encourage a licensee to further develop the licensed technology. It is also possible that collecting royalties over a longer term than the patent grant will reduce the deadweight loss associated with a patent monopoly and allow the patent holder to recover the full value of the patent, thereby preserving innovation incentives. Although some agreements may have anticompetitive effects, patent licenses can often be "expected to contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity," and thus the Agencies generally analyze them pursuant to the rule of reason. Of course, with regard to any of these practices, per se treatment would be warranted if a particular practice is a sham--if, for example, it is designed to implement a market division agreement among competitors.” Idem. [Pés de página suprimidos]
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*Denis Borges Barbosa é sócio do escritório Denis Borges Barbosa Advogados.